영업방법도 특허 적용이 된다 ? - 특허변호사 권오갑
1. 사안과 쟁점
이 사건은 원고가 특허 출원한 ' 가상의 아이템, 인센티브 제공을 통한 마케팅방법 및 시스템 ' 이라는 명칭의 발명에 대해서 특허청이 2005. 06. 09 거절경절을 하였고, 이에 대한 거절결정불복심판과 그에 대한 심결취소의 소에서 거절결정이 확정된 사안에
관한 것으로서, 영업방법에 관련한 발명이 특허로 성립되기 위한 조건이 무엇인가 파악해야 합니다.
2. 대법원 2008.12.24 선고 2007후265 판결 [판례]
[판시사항]
영업방법에 발명에 해당하기 위한 요건 및 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부의 판단방법
[판결요지]
구 특허법(2006.03.03 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 '발명'으로 정의하고 있으므로, 출원발명이 자연법칙을 이용한 것이 아닌 같은 법 제29조 제1항 본문의 ' 산업상 이용할 수 있는 발명'의 요건을 충족하지 못함을 이유로 그 특허출원을 거절하여야 합니다.
정보기술을 이용한 영업방법은 이른바 영업방법 발명에 해당하기 위해 컴퓨터상 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 합니다.
한편, 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단되어야 하므로, 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단할때 특허법상 발명에 해당하지 않는다.
[판결이유 중 주요부분]
위 사건 제1항 발명은 영업방법 발명의 범주에 속하는 것으로, 그 구성요소 중 발명의 기술적 과제를 실현하기 위한 핵심적 부분은 원심판시 제4, 5단계의 구성이라 할 것인데, 그 부분 특허 청구범위의 기재만으로 기술자가 컴퓨터상 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용한 구체적으로 어떻게 실현되는지 알 수 없고, 이는 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재를 침착하여 보더라도 마찬가지으므로, 위 보정 전 이 사건 제1항 발명은 전체적으로 볼 때 이를 구 특허법 제29조 제1항의 '산업상 이용할 수 있는 발명'이라고 할 수 없습니다.
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3. 판례평석
1) 영업방법 발명 특허출원의 실제
컴퓨터와 소프트웨어를 필요로한 컴퓨터 관련업의 일종으로 새로운 영업방법을 구현하는 개념입니다.
예전 프로그램 발명으로 인정할 것인가라는 논의에서 이제는 어떤 조건하에 발명으로 인정할 것인가에 대하여 논의를 하게 되는데
법원은 특허법에서 규정하는 발명의 개념이나 요건을 따라 영업방법 발명을 특허로 하기위한 기준을 제시하였고, 이를 반영한 특허청의 심사긴준은 지속적으로 이어집니다.
실험이나 설계, 제품화 등으로 발명이 구체화된 상태에서 출원되어 다른 발명과는 다르게 영업방법 발명은 현실적인 제약 때문에,
아이디어 출원을 하는 경우가 많았습니다.
이 경우 아이디어의 참신성, 상업적 성공 가능성에도 불구하고 기재상의 형식 미비로 인해 특허 출원 등록 거절되거나, 특허 무효가 되는 경우가 비교적 많았습니다.
대상판결 사안에서도, 출원된 특허발명의 구성요소 중 어떤 기능이 어떻게 소프트웨어와 하드웨어가 협동하여 구현되는지에 대해 명확한 기재가 되지 않아 결국 이 기능에는 사람의 정신적인 판단이 개입될 수 밖에 없다고 판단하여 청구항 자연법칙을 이용하고 있다고 볼 수 없어 발명에 대해 해당하지 않는단고 판단합니다.
2) 영업방법 특허의 심사기준
법원이 특허법에서 정의하는 개념을 벗어나지 않으면서 영업방법 발명을 특허로 출원하기 위해서는 노력이 필요하며 특허청의 심사기준이 이를 따르는것은 타당하다.
하지만, 영업방법 발명을 구성하는 요소는 하드웨어다. 이는 제어장치, 데이터베이스, 네트워크 와 같이 범용장치이며, 자연법칙을 사용 한다는 것도 사실은 프로그램이 전기신호 형태의 변환되어 제어규칙에 따라 이들 하드웨어를 구동시키는 것이므로, 영업발명의 핵심은 그 아이디어의 참신성과 이를 구현하기 위한 시스템 구성 과 알고리즘에 있음에도 불구하고, 그간 특허성의 기준에 관한 우리 실무에는 하드웨어와 소프트웨어의 유기적 결합이라는 형식에 치우친 점도 부인 할 수는 없을것입니다.
