[특허변호사] 지식재산권의 침해금지가처분 신청

[특허변호사] 지식재산권의 침해금지가처분 신청 - 권오갑 변호사

지식재산권의 침해금지가처분 신청

특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 저작권 등 지식재산권에 대한 침해의 우려가 있다면 그 침해배제와 예방청구를 위해 지식재산권침해금지가처분을 신청할 수 있으며, 이를 신청하려는 자는 목적물 가액·피보전권리 및 목적물의 표시, 신청취지와 신청이유 등을 적은 신청서를 작성하여 관할법원에 제출해야 합니다.

지식재산권침해금지가처분을 신청하려는 자는 그 본안의 소에 따른 인지액의 2분의 1에 해당하는 인지를 붙이고(이 경우 인지액의 상한액은 50만원), 당사자 1명당 8회분의 송달료(3,060원 x 당사자수 x 8회분)를 미리 내야 합니다.

※ 지식재산권침해금지가처분 : 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 저작권 등 지식재산권에 기한 침해금지청구권을 피보전권리로 하여 채무자의 침해행위금지를 구하는 가처분을 말합니다.

☞ 지식재산권에 대한 소송의 관할법원

- 가처분의 재판은 본안의 관할법원 또는 다툼의 대상이 있는 곳을 관할하는 지방법원이 관할합니다.(「민사집행법」 제303조).

- 지식재산권에 관한 소를 제기하는 경우 가처분의 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원에 소를 제기할 수 있습니다.(「민사소송법」 제24조).

- 법원은 지식재산권에 관한 소가 제기된 경우 직권 또는 당사자의 신청에 따른 결정으로 그 소송의 전부 또는 일부를 「민사소송법」 제 24조에 따른 관할법원에 이송할 수 있습니다. 다만, 이로 인해 소송절차를 현저하게 지연시키는 경우 및 전속관할이 정하여져 있는 소의 경우에는 그러하지 않습니다. (「민사소송법」 제36조).

☞ 피보전권리 및 보전의 필요성(법원행정처, 법원실무제요 민사집행)

- 지식재산권침해금지가처분의 피보전권리는 지식재산권의 침해배제와 그 예방청구권입니다.

- 채권자가 침해예방청구권을 피보전권리로 하여 침해금지가처분을 신청한 경우 채무자에게 특허권침해의 우려가 있다는 점을 소명해야 합니다. 즉 현재 제조준비, 생산재개, 판매를 위한 소지, 카달로그 반포 등의 경우 대체로 침해의 우려가 있다고 봄이 상당합니다.

- 특허권침해의 금지라는 부작위의무를 부담시키는 이른바 만족적 가처분일 경우에는 보전의 필요성 유무가 더욱 신중하게 판단·결정되며, 만일 가처분신청 당시 채무자가 특허청에 별도로 제기한 심판절차에 의하여 그 특허권이 무효라고 하는 취지의 심결이 있은 경우나 무효심판이 청구되고 그 청구의 이유나 증거관계로부터 장래 그 특허가 무효로 될 개연성이 높다고 인정되는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자간의 형평을 고려하여 보전의 필요성이 부정됩니다.

※ 지식재산권침해금지가처분 신청서 작성

☞ 지식재산권침해금지가처분 신청서를 작성하려는 자는 신청서에 ①당사자(대리인이 있는 경우 대리인 포함), ②목적물의 가액, 피보전권리 및 목적물의 표시 ③신청의 취지, ④신청의 이유, ⑤관할법원, ⑥소명방법 및 ⑦작성한 날짜를 기재하고, 당사자 또는 대리인의 기명날인 또는 서명을 해야 합니다. (「민사집행법」 제23조 제1항, 제301조, 제279조, 「민사집행규칙」 제203조 제2항, 「민사소송법」 제249조 및 제274조).

▶ 이하에서는 지식재산권침해금지가처분 신청의 특이한 기재사항만을 따로 언급하였습니다. 따라서 그 밖에 신청서 작성 일반에 관한 자세한 내용은 <가처분 신청준비 → 가처분 신청서 작성 → 가처분 신청서 작성 요령> 부분에서 확인할 수 있습니다.

☞ 당사자

▷ 가처분 채권자

＊ 지식재산권에 기한 금지청구권을 가진 사람에게 채권자 적격이 있습니다.(법원행정처, 법원실무제요 민사집행)

＊ 특허권자 · 전용실시권자 또는 실용신안권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있습니다(「특허법」 제126조 제1항 및 「실용신안법」 제30조).

＊저작권 그 밖에 「저작권법」에 따라 보호되는 권리(일부 보상을 받을 권리는 제외)를 가진 자는 그 권리를 침해하는 자에 대하여 침해의 정지를 청구할 수 있으며, 그 권리를 침해할 우려가 있는 자에 대하여 침해의 예방 또는 손해배상의 담보를 청구할 수 있습니다(「저작권법」 제123조 제1항).

▷ 가처분 채무자

＊침해금지가처분의 상대방은 지식재산권을 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자입니다(「특허법」 제126조 제1항 및 「저작권법」 제123조 제1항).

＊따라서 정당한 권원(權原) 없이 업으로 타인의 지식재산권에 속하는 물건 또는 방법을 실시하거나 실시할 염려가 있는 사람이 채무자가 됩니다(법원행정처, 법원실무제요 민사집행).

▷ 소송대리인

＊변리사는 특허권침해소송이나 침해금지 가처분소송에서는 소송대리인이 될 수 없다고 봄이 실무이며, 국내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니한 재외자의 특허관리인도 침해금지가처분소송의 소송대리인이 될 수 없습니다(법원행정처, 법원실무제요 민사집행)

＊가처분 신청서에 가처분을 신청하는 사람인 신청인(채권자)과 그 상대방인 피신청인(채무자)을 적고, 각각의 주소를 적습니다.(「민사소송법」 제274조 제1항 및 「민사소송규칙」제2조).

☞ 목절물 가액, 피보전권리 및 목적물의 표시

- 목적물의 표시 · 가액 및 피보전권리는 간결 · 명료하게 표시하기 어렵거나 그 내용이 길어 별지를 이용할 경우에는 "별지 기재 내용과 같음" 으로 표시하고 별지를 붙입니다. (「민사집행법」 제301조 및 제279조 제1항).

- 침해당한 목절물의 도면 또는 사진과 그 설명서를 첨부하여 명확하게 특정해야 합니다. 특히 동일영역의 저촉은 물론 균등영역의 저촉에 있어서도 특허권 · 실용신안권의 이른바 '전요소주의'와 관련하여 신청인의 특허권 · 실용신안권의 청구범위에 해당하거나 대응하는 피신청인의 침해물품을 빠짐없이 기재해야 합니다(법원행정처, 법원실무제요 민사집행).

☞ 신청취지

- 소장의 청구취지에 상응하는 것으로 가처분에 의해 구하려는 보전처분의 내용을 말하며, 권리의 보전을 위해 필요한 내용을 적습니다(「민사집행규칙」 제203조 제2항)

<기재례 : 특허권 · 실용신안권의 경우>

신 청 취 지

1. 채무자는 별지 도면 및 설명서 기재의 제품을 생산, 사용, 판매, 배포하여서는 아니 된다.

2. 채무자는 위 제품과 그 반제품(위의 완성품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 않은 물건)에 대한 점유를 풀고 이를 채권자가 위임하는 집행관에게 인도하여야 한다.

3. 집행관은 위 보관의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.

라는 재판을 구합니다.

<기재례 : 상표권침해금지가처분(상품주체 혼동행위)의 경우>

신 청 취 지

1. 채무자는 별지 제1목록 표시의 각 포장을 부착한 별지 제2목록 기재의 제품, 그 포장지, 포장용기, 선전광고물을 생산, 판매, 반포, 수출, 전시하여서는 아니 된다.

2. 채무자는 채무자의 사무소, 공장, 창고, 영업소, 매장에 보관 중인 별지 제1목록 표시의 각 포장을 부착한 별지 제2목록 기재의 완제품 및 반제품, 포장지, 포장용기, 선전광고물에 대한 점유를 풀고, 이를 채권자가 위임하는 집행관에게 인도하여야 한다.